Cuando se entra en un nuevo mercado, es vital analizar cuidadosamente todos los aspectos de la propiedad intelectual (PI) que puedan estar involucrados. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) siguen siendo un mercado atractivo para la expansión de las empresas, ya que actúan como puerta de entrada a todo Oriente Medio y siguen siendo el centro neurálgico que conecta Oriente y Occidente. Actualmente, esta posición se ve reforzada por la celebración de la EXPO 2020, que atrae a millones de visitantes, inversores y empresas al país.
En este artículo se examinan las consideraciones clave para la propiedad intelectual cuando se da el paso de entrar en el mercado de los EAU, desde la investigación preparatoria hasta el registro y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual (DPI).
Evaluación de los DPI existentes en los EAU y el riesgo que suponen
Antes de entrar en el mercado, es aconsejable encargar a un experto en PI que realice una búsqueda oficial en la base de datos de la oficina local de marcas. Se pueden detectar prácticamente todas las marcas presentadas y registradas recientemente, lo que permite al experto asesorar sobre el nivel de riesgo que cualquiera de estas marcas puede suponer para el registro y el uso de la marca prevista. Si se encuentran marcas idénticas o similares, es necesario reunir más información para definir todas las opciones de defensa. Por ejemplo, si el propietario de una marca conflictiva es titular de la marca de forma ilegítima, debe impugnarse activamente. Por otra parte, en algunos casos, pueden negociarse acuerdos de coexistencia, o una variación de la marca propuesta puede ser suficiente para superar el obstáculo.
Las características técnicas de su producto pueden comprobarse mediante una búsqueda de patentes, que suele estar disponible en unas pocas semanas, incluyendo el asesoramiento de un experto en patentes. La profundidad de estas búsquedas varía desde las estándar hasta las muy complejas, con las consiguientes diferencias en las tasas. Esta investigación muestra si es necesario adaptar el producto (empleando una llamada «solución») y cómo hacerlo, o si es aconsejable una negociación con el propietario de la patente anterior.
Los nombres comerciales también pueden ser autorizados con antelación. Sin embargo, esto se complica por el hecho de que cada uno de los casi 40 registros locales de los EAU entre las siete Cámaras de Comercio emiratíes (rectius Departamentos de Desarrollo Económico) y las Zonas Francas tiene su propia base de datos.
Los estudios de mercado físicos son posibles, pero no suelen llevarse a cabo en los EAU si no se prevé ninguna infracción potencial. En el caso de que se prevean conflictos, es aconsejable realizar investigaciones adicionales sobre la duración y el alcance de dicho uso adverso. Además, debe aclararse el posible registro de DPI, nombres comerciales y nombres de dominio relacionados, así como los nombres de los propietarios. Mediante la comprobación de cualquier posible exposición internacional de la empresa o los productos contrarios, se puede evaluar la dimensión global del conflicto y concebir una estrategia desde el punto de vista jurídico y comercial.
Registro de los DPI
Tan pronto como se tome la decisión de iniciar actividades comerciales en los EAU, es imperativo registrar los DPI propios sin demora. Esto se aplica especialmente a las marcas, ya que el mero uso no proporciona una base sólida para la protección de la marca en los EAU. El país sigue el principio de «primero en presentar», lo que significa que se presume que quien primero presenta la solicitud de marca es el propietario legítimo. Por otra parte, los EAU no exigen una prueba de uso de la marca como requisito de registro y sólo tiene que utilizarse en los cinco años siguientes al registro.
Dado que las tasas oficiales de registro de marcas son comparativamente elevadas en los EAU y que el país exige una solicitud distinta para cada clase de productos o servicios -lo que supuestamente cambiará en 2022, cuando se adopte la presentación multiclase-, es conveniente, desde el punto de vista financiero, realizar una evaluación y selección de las marcas que realmente se desea proteger en los EAU.
Las marcas pueden presentarse en alfabeto latino o árabe, pero es aconsejable registrar una combinación de ambos. Suelen existir varias transliteraciones posibles para una determinada marca y, para evitar que terceros obtengan el registro de una permutación ligeramente diferente de la propia marca, es prudente tener registrada la doble versión a su nombre. En comparación con muchos de los grandes mercados del mundo, se requieren más trámites de registro, lo que supone costes adicionales. A saber, un solicitante extranjero debe designar a un agente de marcas local mediante un poder notarial, legalizado por la embajada de los EAU en el país de origen del solicitante y luego superlegalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU.
Pronto habrá una alternativa a este procedimiento, ya que los EAU han anunciado su adhesión al Sistema de Madrid de la Organización Mundial de la Propiedad industrial e Intelectual (OMPI), a partir del 28 de diciembre de 2021. Esto permitirá a los solicitantes extranjeros que estén domiciliados, tengan un establecimiento industrial o comercial o sean ciudadanos de uno de los Estados miembros de Madrid, ampliar su registro de origen básico a los EAU sin necesidad del mencionado agente local, a menos que se plantee una denegación u oposición.
En cuanto a las patentes, los EAU han anunciado recientemente la introducción de un periodo de gracia para las solicitudes publicadas antes de su presentación. Sin embargo, se limitará a los EAU, por lo que se aconseja a los solicitantes que sigan asegurando sus invenciones a través de las vías nacionales o del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes de hacerlas públicas.
Las solicitudes de patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) siguen suspendidas y no se espera que vuelvan a estar disponibles. Además, una característica común de las empresas extranjeras que operan en el mercado de los EAU es la relación con socios locales. En lugar de abrir su propio establecimiento o sucursal, las empresas suelen optar por colaborar con agentes en el país. Es importante destacar que este acuerdo conlleva cuestiones específicas en relación con los derechos de propiedad intelectual. La tarea más apremiante en este tipo de colaboración es registrar los DPI a su propio nombre. Dejar esto en manos del agente local / importador / distribuidor pone en peligro su negocio si la relación se rompe. Aunque, por lo general, es posible recuperar sus activos de propiedad intelectual, esto puede implicar una acción judicial costosa y de varios años de duración.
Después del registro, uso y aplicación de los DPI
Una vez registrada la marca, hay que asegurarse de utilizarla realmente, ya que la falta de uso continuado durante más de cinco años hace que la marca sea vulnerable a las acciones de cancelación interpuestas por terceros. En consecuencia, el uso de su marca debe estar bien documentado, guardando copias fechadas de todas las comunicaciones comerciales, incluidas las importaciones, las ventas, la publicidad y las campañas en los medios de comunicación. Esto generará una prueba legal irrefutable en caso de cualquier disputa sobre la propiedad y la validez de sus marcas.
Por otra parte, el uso de los DPI a través de terceros (agentes, importadores, distribuidores) debe hacerse mediante un contrato escrito en el que se establezca de forma inequívoca su titularidad. El distribuidor local puede recibir una licencia para utilizar los DPI durante un periodo de tiempo acordado en los EAU. El uso y todo el fondo de comercio deben ser atribuibles al propietario.
Además, hay que asegurarse de que los acuerdos de agencia comer
cial, distribución o licencia se registran ante las autoridades para que sean inmediatamente ejecutables. Este registro también ayudará legalmente a actuar contra cualquier importación paralela o gris no deseada, ya que establecerá una prueba de exclusividad. Del mismo modo, hay que tener cuidado de que se establezcan acuerdos de no divulgación (NDA) con los (posibles) socios comerciales para salvaguardar la información confidencial relativa a los DPI. Esto es especialmente importante en relación con las patentes, ya que la divulgación prematura puede hacer que no se cumpla el requisito de novedad para obtener una patente.
Al igual que en el caso de los acuerdos de licencia, todos los cambios en la titularidad de los DPI -como el cambio de dirección o de nombre del titular y la cesión de los DPI- deben registrarse en la Oficina de Propiedad Intelectual sin demora para mayor claridad y para no interrumpir la posibilidad de acciones de ejecución inmediatas. Además, se recomienda encarecidamente encargar a un servicio de vigilancia de marcas el seguimiento de las nuevas solicitudes de registro en el país para poder oponerse a tiempo a las solicitudes de marcas infractoras.
Por último, pero no por ello menos importante, es esencial una estrategia eficaz contra la falsificación. En cinco de los siete Emiratos, los propietarios de marcas pueden registrar sus marcas registradas ante las autoridades aduaneras para examinar los envíos entrantes en busca de productos que infrinjan sus derechos de marca. Por ejemplo, en el Emirato de Dubai, las marcas también pueden registrarse en el Departamento de Desarrollo Económico, que a continuación vigilará el mercado de Dubai para detectar cualquier artículo que infrinja los derechos de marca. Si se producen infracciones, es muy importante reaccionar rápidamente: por un lado, para evitar más daños y perjuicios, y por otro, porque la inacción prolongada podría considerarse como aquiescencia, lo que podría obstaculizar la aplicación de los derechos propios más adelante.
